資料來源:中時電子報

美國專利商標局的複審程序（post-grant procedures）經常會迫使專利權人修改專利請求項以維持專利權，但是先行使用權原則（intervening rights）可保護第三方免於因先前行為而承擔侵權責任。在「美國發明法案」（The America Invents Act; AIA）施行之後，有越來越多被控侵權者仰賴AIA中的複審程序來無效專利以避免侵權責任。舉例來說，到目前為止，美國專利商標局已經收到超過二千件複審的申請案，而立案後接受複審的請求項中，也有超過80％被修改、取消或認定為無效。

為了克服前案導致的核駁，專利權人修改請求項或爭取可專利性時經常會限縮權利範圍，而使第三方有更多機會主張先行使用權來免除損害賠償責任。

絕對先行使用權及

衡平先行使用權

美國專利法35 U.S.C. § 252提供了兩種先行使用權：絕對先行使用權及衡平（equitable）先行使用權。絕對先行使用權僅涵蓋專利權重新領證「之前」所製造、購買、銷售或使用的任何物品（例如在重新領證前已經製造的產品），且無法適用方法專利。相對地，衡平先行使用權則可由法院裁量決定，並可同時適用於產品或方法專利，而且只要在專利重新領證之前，第三方已經就其產品或方法之開發「投入相當的準備」，則可適用先行使用權。
在決定是否有先行使用權時，法院必須判斷（1）複審程序中是否「更正或新增」請求項，以及（2）與原始請求項比較起來，這些請求項是否經「實質變更」。

雖然複審過程中，專利權人經常會對請求項的範圍作解釋，但是先行使用權只適用於「更正或新增」之請求項。這表示請求項的文字必須有改變。在Marine Polymer v. HemCom案中，聯邦巡迴法院認為，於再審程序中刪除附屬項或進行意見陳述時，不論是否導致專利解釋後範圍的變更，都不會引發先行使用權。

因此，專利權人若欲主張其專利權在原始發證後到重新領證前受到侵害而請求損害賠償，則必須證明其原始請求項與重新領證之請求項是「完全相同」的，也就是說請求項並沒有任何實質變更。應注意到，此標準是判斷請求項之實質範圍是否相同，而不僅是判斷所用文字是否相同。所以，請求項於再審中相對於所引用的前案而做出的更正並非全然等於是實質變更。如果再審程序中的請求項的更正只是為了進一步釐清原本就已對技術特徵有明確限定的原始請求項，則請求項就不算是有實質變更，而可被認定為「完全相同」。但是，如果請求項確實有實質的變更，則專利權人只能就重新領證後的侵害行為請求侵權賠償。
被控侵權人的準備程度

會影響權利範圍

相較於過往行為產生之責任，被控侵權人通常更在意的是，在專利重新核發後，繼續進行原有行為所產生的賠償責任。如果被控侵權人已在複審程序前投入「相當的準備」，法院有裁量權准許該被控侵權人繼續先前的行為。法院會依據以下幾個因素作出判斷：1、侵權人是否知道系爭專利之存在；2、侵權人是否曾就該專利尋求並獲得律師建議；3、侵權人是否曾試圖對該專利進行迴避設計；4、侵權人在研究及開發其產品上已經投入之時間與金錢；5、侵權產品目前剩餘之存貨；6、侵權人若無法繼續銷售其產品而將遭受的損失。
這些有關的判斷需要相當多的事實與證據。舉例來說，在LMT Mercer v. Marine Ornamental案中，雖然被告可能因為無法銷售存貨而產生損失，但法院認為該損失並不會嚴重影響被告企業存續，且被告早先已經得知該專利存在，卻未採取行動以判斷其產品是否可能侵權。由於請求衡平判決者，其自身之行為也必須合理及充分，因此法院認為被告無權繼續其先行使用權。

複審歷史會影響

先行使用權

要判斷一項請求項之變更是否為「實質變更」，聯邦巡迴法院強調「必須就特定事實，包括先前技術、審查歷史、其他請求項以及其他相關資訊，對原始及再審查後之請求項加以分析。」雖然法院在Marine Polymer 案中認為，如果請求項並未更正，則在審查期間之意見陳述並不足以引發先行使用權，但Timothy Dyk 法官在該案的反對意見書中表示：「於專利審查或再審查程序中，克服核駁意見而所作之陳述會改變請求項中用語的意義，此是行之已久的原則…」。因此，審查歷史以及複審程序內容仍可能還是會對先行使用權造成影響。

在Convolve, Inc. v. Compaq Computer Corp.案中，地方法院依據複審程序的審查歷史及專利權人的陳述，從而認定請求項的更正給予了第三方先行使用權。該專利權人在請求項中的每個「acoustic noise」用語前都增加了「seek」一字，並強調其方法請求項所針對的噪音類型跟先前技術中所揭露的並不相同。因此法院認定專利權人已由修改請求項來克服審查官的核駁。專利權人主張，說明書及審查歷史皆顯示原請求項已隱含或固有地包含了其更正的部分。

然而，法院卻不這麼認為，反而認定專利權人的意見陳述「在本質上具有實質性」，且「目的是為了使請求項核准」。

Marine Polymer一案主要是針對美國舊法下的複審程序，在美國現有新法下重新領證程序中的請求項是否亦須符合「更正或新增」之要件才能引發先行使用權，仍可能有些許調整，但是原則還是不變。因此，如果在重新領證程序中，若因對請求項的陳述或解釋造成專利範圍有實質的變更，則重新領證的請求權項仍有可能引發先行使用權。

由於許多複審程序的決定在未來都會被上訴，因此聯邦巡迴法院最終仍須決定先行使用權的標準及影響範圍。因此，不論是專利重新領證或專利複審，其審查歷史都仍可能帶來審查歷史禁反言或權利的放棄或縮減，影響先行使用權是否適用。

綜上所述，專利權人在核准後複審程序、再審查或重新領證的程序中，決定對其請求項進行更正或進行其他陳述之前，務必考量是否會引發先行使用權。另一方面，被控侵權人則可依賴先行使用權來減輕或完全免除損害賠償責任。